商標(biāo)惡意搶注的民事責(zé)任和共同侵權(quán)問題探討
來源：智為銘略 瀏覽次數(shù)：37 發(fā)表日期：2024-08-06
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近年來，投機(jī)性的商標(biāo)搶注行為層出不窮，此類行為通常涉及通過各類“馬甲”對(duì)知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)進(jìn)行批量惡意搶注，以規(guī)避法院和行政機(jī)關(guān)作出的違法性認(rèn)定，不僅侵犯了原商標(biāo)持有人的合法權(quán)益，也破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公平性。
日前，內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司訴北京細(xì)軟智谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案審理終結(jié)，該案中將并未直接實(shí)施搶注的實(shí)際控制人認(rèn)定構(gòu)成共同侵權(quán)并承擔(dān)連帶責(zé)任，而針對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，該案通過明晰商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)《商標(biāo)法》所負(fù)有的注意義務(wù)以及因違反可能產(chǎn)生的民事責(zé)任，對(duì)搶注產(chǎn)業(yè)鏈條中協(xié)助實(shí)施商標(biāo)搶注的代理機(jī)構(gòu)施以震懾，為權(quán)利人有效應(yīng)對(duì)商標(biāo)搶注行為提供了新的參考。
一、背景介紹
內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹿王公司”）自1998年以來注冊(cè)并長(zhǎng)期使用其商標(biāo)，系“鹿王”系列注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人，在原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局及其他法院判決中，多次認(rèn)定鹿王商標(biāo)為馳名商標(biāo)，具有較長(zhǎng)的歷史和較高的市場(chǎng)知名度，在羊絨行業(yè)具有重要影響力。
鹿王公司發(fā)現(xiàn)被訴侵權(quán)人在服裝產(chǎn)品上使用“達(dá)鹿王”“DaLuwang”等一系列被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)，認(rèn)為該行為屬于復(fù)制、模仿鹿王公司馳名商標(biāo)的侵權(quán)行為后，于2022年12月20日對(duì)本案各被訴侵權(quán)人提起訴訟。
根據(jù)一、二審查明的事實(shí)，本案被訴侵權(quán)人并非以使用為目的地申請(qǐng)、囤積了至少215枚商標(biāo)，并且在搶注商標(biāo)經(jīng)行政程序被認(rèn)定與在先商標(biāo)近似或侵犯了在先權(quán)益，已被認(rèn)定“具有明顯的復(fù)制、抄襲及模仿他人在先商標(biāo)的故意”后，繼續(xù)申請(qǐng)相同或近似的商標(biāo)。同時(shí)，被訴侵權(quán)人之一的北京細(xì)軟智谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京細(xì)軟智谷公司”）策劃、組織了涉案侵權(quán)行為，近似商標(biāo)的原始注冊(cè)人桐鄉(xiāng)市財(cái)富通商標(biāo)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)富通公司”）惡意注冊(cè)商標(biāo)、直接參與實(shí)施了案涉侵權(quán)行為，法院將判定兩家代理公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
二、對(duì)于商標(biāo)搶注的惡意的認(rèn)定
惡意大量抄襲他人具有較高知名度的商業(yè)標(biāo)識(shí)，具有不正當(dāng)性，同時(shí)，在先權(quán)利人為了打擊惡意注冊(cè)不斷地提起異議或無效程序，為權(quán)利人維權(quán)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，對(duì)于商標(biāo)搶注的惡意的認(rèn)定，從現(xiàn)有案例來看，法院通常會(huì)考慮以下因素：
1、商標(biāo)搶注人并非以使用為目的申請(qǐng)、囤積商標(biāo)
在鹿王案中，被訴侵權(quán)人在多個(gè)類別的商品或服務(wù)上注冊(cè)與在先權(quán)利人鹿王公司“鹿王”系列商標(biāo)相同或近似諸多商標(biāo)，財(cái)富通公司作為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在25類商品上至少申請(qǐng)注冊(cè)了215枚商標(biāo)，其中包括多個(gè)含“鹿王”字樣的商標(biāo)，財(cái)富通公司的經(jīng)營(yíng)范圍不包括25類商品，其仍申請(qǐng)第11731605號(hào)商標(biāo)具有明顯攀附鹿王公司商譽(yù)的惡意。
搶注人僅花費(fèi)低廉的商標(biāo)注冊(cè)成本，導(dǎo)致在先權(quán)利人通過提起商標(biāo)異議、商標(biāo)無效宣告請(qǐng)求、行政訴訟以及本案民事訴訟的方式維護(hù)其合法權(quán)益，消耗其大量的維權(quán)成本和經(jīng)營(yíng)成本，在一定程度上干擾了鹿王公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2、商標(biāo)搶注人意圖通過投訴、售賣商標(biāo)等方式獲利
在拜耳消費(fèi)者關(guān)愛控股有限責(zé)任公司等訴李慶等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，李慶獲得涉案商標(biāo)權(quán)之后，立即利用商標(biāo)權(quán)重復(fù)投訴在淘寶平臺(tái)銷售的“Coppertone”品牌經(jīng)銷商、分銷商及大量中小淘寶商家，聲稱產(chǎn)品分別侵犯其商標(biāo)專用權(quán)，導(dǎo)致相關(guān)涉案產(chǎn)品在銷售旺季被迫下架，造成嚴(yán)重?fù)p失。投訴期間，李慶多次聯(lián)系原告，謀求向原告高價(jià)轉(zhuǎn)讓涉案商標(biāo)，并向被投訴的Coppertone產(chǎn)品分銷商提供付費(fèi)撤訴服務(wù)。
在該案中，搶注人利用該惡意搶注的商標(biāo)針對(duì)涉案產(chǎn)品發(fā)起投訴以謀取利益，以及欲通過直接售賣商標(biāo)以獲得暴利。
3、商標(biāo)搶注人利用搶注的商標(biāo)阻礙原告正常行使商標(biāo)權(quán)利
在美國(guó)寶拉珍選有限責(zé)任公司訴重慶開門紅商貿(mào)有限責(zé)任公司等一案中，被告不僅存在惡意搶注行為，還據(jù)此濫用權(quán)利，向原告商品銷售平臺(tái)發(fā)出侵權(quán)警告，造成原告經(jīng)濟(jì)損失、商譽(yù)減損。
2020年“碧然德”案中，被告同樣通過惡意搶注、濫用異議處理程序等行為損害原告在先權(quán)利，其行為的實(shí)質(zhì)在于攀附競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手原告及其品牌的商譽(yù)、干擾原告正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，意在破壞原告的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有明顯的主觀惡意。
三、對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同侵權(quán)的認(rèn)定
商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在共同侵權(quán)責(zé)任中的具體法律地位主要體現(xiàn)在其作為民事代理的合法性和專業(yè)性上。知產(chǎn)代理公司在接受當(dāng)事人委托時(shí)，理應(yīng)盡到初步的檢索和審查義務(wù)，在有證據(jù)證明其知曉搶注人欲實(shí)施搶注行為，仍幫助其完成注冊(cè)時(shí)，應(yīng)認(rèn)定商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與搶注人構(gòu)成共同侵權(quán)。對(duì)于商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同侵權(quán)的認(rèn)定，法院通常會(huì)考慮以下因素：
1、代理機(jī)構(gòu)參與策劃、引導(dǎo)或布局
鹿王案中，作為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的細(xì)軟智谷公司不僅為商某某、姚某提供了商標(biāo)購買、注冊(cè)以及境外公司注冊(cè)的建議，還為商某等人注冊(cè)香港某品牌管理有限公司，并以香港某品牌管理有限公司的名義申請(qǐng)注冊(cè)“達(dá)鹿王”“DALUWANG”等商標(biāo)，同時(shí)作為中間人角色，為商某等人尋找、購買與“鹿王”近似的被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)、提供多種侵權(quán)標(biāo)識(shí)供其選擇，并積極提出關(guān)于注冊(cè)、購買侵權(quán)標(biāo)識(shí)的建議，對(duì)于在香港如何注冊(cè)公司、選擇何種侵權(quán)標(biāo)識(shí)、購買還是申請(qǐng)注冊(cè)侵權(quán)標(biāo)識(shí)等問題均起到了實(shí)質(zhì)性的引導(dǎo)作用。本案被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)生、使用以及侵權(quán)模式的架構(gòu)均離不開商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的策劃、安排，甚至于直接參與了被訴侵權(quán)行為的布局和謀劃。
2、作為權(quán)利主體參與侵權(quán)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)、轉(zhuǎn)讓等活動(dòng)
我國(guó)商標(biāo)法禁止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)除代理服務(wù)以外的商標(biāo)，但是依然有部分商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)利用專業(yè)優(yōu)勢(shì)假借關(guān)聯(lián)主體、從業(yè)人員近親屬名義等“掛名方式”囤積商標(biāo)，以達(dá)到規(guī)避法律之目的。
財(cái)富通公司系第11731605號(hào)商標(biāo)（涉案“達(dá)鹿王”商標(biāo)）的原申請(qǐng)人，財(cái)富通公司于2012年11月12日在25類商品上申請(qǐng)注冊(cè)第11731605號(hào)圖文組合商標(biāo)，還曾將第11731605號(hào)商標(biāo)授權(quán)給恒鹿公司、邁凱公司在杭州湖濱銀泰in77商場(chǎng)開設(shè)店鋪。
財(cái)富通公司、細(xì)軟智谷公司于2020年簽署《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定財(cái)富通公司向細(xì)軟智谷公司轉(zhuǎn)讓第11731605號(hào)商標(biāo)，之后財(cái)富通公司又將上述商標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓至被訴侵權(quán)人之一的香港天空公司。
綜合以上事實(shí)，財(cái)富通公司直接參與實(shí)施了侵權(quán)行為，構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
3、被認(rèn)定違法后仍繼續(xù)作為代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行搶注
鹿王公司的第1186674號(hào)商標(biāo)于1999年已被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，且此后仍處于馳名狀態(tài)，具有極高的知名度，財(cái)富通公司作為專業(yè)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)知道該事實(shí)，并且在本案之前，內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司已于2020年5月在浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院起訴商某、香港某制衣有限公司等使用“九色鹿王”標(biāo)識(shí)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“九色鹿王案”）。該案判決認(rèn)定商某、香港某制衣有限公司等構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，該案中，細(xì)軟智谷公司為其余被訴侵權(quán)人申請(qǐng)注冊(cè)了“九色鹿王”商標(biāo)。
2020年6月，在九色鹿王案發(fā)生后，細(xì)軟智谷公司立即與商某某、姚某重新溝通商標(biāo)注冊(cè)、購買等事宜，并最終確定了購買第11731605號(hào)商標(biāo)以及進(jìn)一步申請(qǐng)注冊(cè)“達(dá)鹿王”“DALUWANG”等商標(biāo)的方案。被訴侵權(quán)人在九色鹿王案的訴訟過程中就轉(zhuǎn)而生產(chǎn)、銷售“達(dá)鹿王”侵權(quán)商品，細(xì)軟智谷公司依相類模式提供全套服務(wù)，侵權(quán)惡意明顯。
在艾默生公司訴廈門安吉爾公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，涉案47個(gè)商標(biāo)由同一家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)廈門興浚知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司（“廈門興浚公司”）代理。特別是2015年12月25日北京市高級(jí)人民法院在終審判決中對(duì)和美泉公司的搶注行為作出否定評(píng)價(jià)之后，興浚公司在法院行政訴訟認(rèn)定違法性后仍繼續(xù)作為代理進(jìn)行搶注，系惡意搶注商標(biāo)，仍接受委托，其大量申請(qǐng)囤積此類商標(biāo)顯然沒有誠(chéng)信使用的意圖。
四、對(duì)商標(biāo)惡意搶注行為提起民事索賠訴訟的建議
綜合上述案例中涉及法律問題的分析，我們建議在先權(quán)利人在針對(duì)商標(biāo)惡意搶注行為提起民事索賠訴訟時(shí)做好下列準(zhǔn)備：
1、在產(chǎn)品、包裝、宣傳材料和廣告中積極使用其注冊(cè)商標(biāo)，增強(qiáng)商標(biāo)的知名度和影響力；投放廣告，提高商標(biāo)的公眾認(rèn)知度；定期監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，對(duì)于其他企業(yè)申請(qǐng)的近似商標(biāo)，通過法律途徑提出異議，阻止可能造成消費(fèi)者混淆的商標(biāo)的注冊(cè)。
2、對(duì)于涉及費(fèi)用問題證據(jù)的收集，必須確保證據(jù)的清晰度和可驗(yàn)證性。具體來說，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)詳盡搜集與案件相關(guān)的合同文本、賬單、發(fā)票以及付款憑證等財(cái)務(wù)文件，以確保證據(jù)鏈的完整性和可靠性。此外，為避免在侵權(quán)案件中因證據(jù)不足而導(dǎo)致無法量化原告的實(shí)際損失或被告因侵權(quán)行為所獲得的經(jīng)濟(jì)利益，商標(biāo)權(quán)人還應(yīng)當(dāng)搜集與商標(biāo)許可使用相關(guān)的合理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
3、關(guān)注訴訟時(shí)效問題，在充分收集證據(jù)的基礎(chǔ)上盡早起訴?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十五條規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制?！?/span>
4、針對(duì)多主體實(shí)施侵權(quán)的行為，理清關(guān)系，深挖幕后實(shí)控人在商標(biāo)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的糾紛案件中，不少侵權(quán)團(tuán)伙的背后都有商標(biāo)代理公司進(jìn)行組織、策劃，幫助其通過搶注近似商標(biāo)或直接購買近似商標(biāo)獲取表面的權(quán)利證據(jù)，甚至通過買賣近似商標(biāo)非法牟利。如果相關(guān)主體的搶注商標(biāo)大部分為一家代理機(jī)構(gòu)代理申請(qǐng)的，還可以考慮同時(shí)起訴代理機(jī)構(gòu)，追究其幫助侵權(quán)的責(zé)任。
（原創(chuàng)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，否則追究侵權(quán)責(zé)任）
